eBay Inc. contra MercExchange, LLC -eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.

eBay Inc. contra
MercExchange, LLC
Sello de la Corte Suprema de los Estados Unidos
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
Disputado el 29 de marzo de 2006
Decidido el 15 de mayo de 2006
Nombre completo del caso eBay Inc. y Half.com , contra MercExchange, LLC
Expediente no. 05-130
Citas 547 US 388 ( más )
126 S. Ct. 1837; 164 L. Ed. 2d 641; 2006 US LEXIS 3872; 74 USLW 4248; 78 USPQ2d 1577
Historia del caso
Previo Sentencia sumaria concedida y denegada en parte al demandante y los acusados, 271 F. Supp. 2d 789 ( ED Va. 2002); moción para enmendar respuesta concedida, moción para desestimar denegada, 271 F. Supp. 2d 784 (ED Va. 2002); orden judicial permanente denegada, sentencia como cuestión de derecho concedida y denegada en parte, sentencia definitiva dictada en parte, 275 F. Supp. 2d 695 (ED Va. 2003); afirmado en parte, revocado en parte, desocupado, 401 F.3d 1323 ( Fed. Cir. 2005); audiencia denegada, 2005 US App. LEXIS 10220 (Fed. Cir. 26 de abril de 2006); cert. concedida, 546 U.S. 1029 (2005).
Tenencia
El Tribunal de Apelaciones cometió un error al ordenar la emisión de una orden judicial permanente contra eBay, por haber infringido una patente, sin aplicar el estándar tradicional de orden judicial de cuatro factores. Orden del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal anulada y devuelta.
Membresía de la corte
Presidente del Tribunal Supremo
John Roberts
Jueces asociados
John P. Stevens  · Antonin Scalia
Anthony Kennedy  · David Souter
Clarence Thomas  · Ruth Bader Ginsburg
Stephen Breyer  · Samuel Alito
Opiniones de casos
Mayoria Thomas, se unió por unanimidad
Concurrencia Roberts, acompañado por Scalia, Ginsburg
Concurrencia Kennedy, acompañado por Stevens, Souter, Breyer
Alito no participó en la consideración o decisión del caso.
Leyes aplicadas
35 USC  § 283

eBay Inc. v. MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006), es un caso en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó por unanimidad que una orden judicial no debe emitirse automáticamente sobre la base de un hallazgo de infracción de patente , sino también que una la orden judicial no debe denegarse simplemente sobre la base de que el demandante no practica la invención patentada. En cambio, un tribunal federal aún debe sopesar lo que el tribunal describió como la prueba de cuatro factores que se usa tradicionalmente para determinar si se debe emitir una orden judicial.

Fondo

El sitio de subastas en línea eBay utiliza prácticas en su tecnología de subastas en línea para las que MercExchange posee patentes, incluida la patente de EE. UU . 5,845,265 , que cubre la función "Cómpralo ahora" de eBay, más del 30 por ciento del negocio de la compañía. En 2000, eBay inició negociaciones para comprar directamente la cartera de patentes de subastas en línea de MercExchange . Cuando eBay abandonó su esfuerzo, MercExchange demandó a eBay por infracción de patente y prevaleció en un juicio con jurado de Virginia en 2003 , que encontró que eBay había infringido intencionalmente las patentes de MercExchange y ordenó un pago de casi $ 30 millones en daños. Tras el veredicto, MercExchange solicitó una orden judicial para evitar que eBay siguiera usando su propiedad intelectual, pero el Tribunal de Distrito rechazó la solicitud. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos revocó el Tribunal de Distrito en 2005, afirmando que había una "regla general de que los tribunales emitirán mandamientos judiciales permanentes contra la infracción de patentes en ausencia de circunstancias excepcionales". Tras la revocación, eBay llevó su caso a la Corte Suprema, donde prevaleció. En la opinión de la mayoría, la Corte Suprema concluyó que una medida cautelar permanente en casos de infracción de patente sólo puede emitirse si el demandante puede demostrar que el asunto cumple una prueba de cuatro factores (ver más abajo).

A medida que avanzaba la batalla legal, MercExchange redujo su fuerza laboral de más de 40 empleados a solo tres. MercExchange también fue ridiculizado como un "troll de patentes": inventores que utilizan la amenaza de mandatos judiciales para obtener fuertes acuerdos legales por violar patentes de dudoso valor.

Opinión de la Corte

La Corte Suprema anuló la aprobación de la orden judicial por parte del Circuito Federal, sosteniendo que nada en la Ley de Patentes eliminaba la dependencia tradicional de sopesar los factores equitativos considerados para determinar si una orden judicial debería emitirse. Pero también dictaminó que el Tribunal de Distrito se equivocó al denegar una orden judicial sobre la base de que MercExchange no practica por sí misma la invención patentada.

Esa prueba requiere que el demandante demuestre: (1) que ha sufrido una lesión irreparable; (2) que los recursos disponibles por ley son inadecuados para compensar ese daño; (3) que considerando el balance de dificultades entre el demandante y el demandado, se justifica un remedio en equidad; y (4) que el interés público no se vería perjudicado por una orden judicial permanente. La decisión de otorgar o denegar tal alivio es un acto de discreción equitativa por parte del tribunal de distrito, revisable en apelación por abuso de discreción. (...) Ni el Tribunal de Distrito ni el Tribunal de Apelaciones a continuación aplicaron de manera justa estos principios.

Aunque el Tribunal de Distrito recitó la prueba tradicional de cuatro factores, 275 F.Supp.2d, en 711, pareció adoptar ciertos principios expansivos que sugerían que las medidas cautelares no podían emitirse en una amplia gama de casos. En particular, concluyó que "la voluntad de un demandante de licenciar sus patentes" y "su falta de actividad comercial en la práctica de las patentes" sería suficiente para establecer que el titular de la patente no sufriría un daño irreparable si no se emitía una orden judicial. Id., En 712. Pero los principios tradicionales de equidad no permiten clasificaciones tan amplias. Por ejemplo, algunos titulares de patentes, como los investigadores universitarios o los inventores por iniciativa propia, podrían preferir razonablemente conceder licencias para sus patentes, en lugar de realizar esfuerzos para asegurar la financiación necesaria para llevar sus obras al mercado por sí mismos. Dichos titulares de patentes pueden satisfacer la prueba tradicional de los cuatro factores, y no vemos ninguna base para negarles categóricamente la oportunidad de hacerlo.

El tribunal señaló que había rechazado sistemáticamente las invitaciones para reemplazar las consideraciones tradicionales de equidad con una regla que permitía órdenes judiciales automáticas en sus casos de derecho de autor , como New York Times Co. v. Tasini , 533 US 483 (2001).

Opiniones concurrentes

Si bien los ocho magistrados (el magistrado Alito no participó) se unieron a la opinión mayoritaria redactada por el magistrado Thomas, que declaró que no debería haber una regla general sobre cuándo debe emitirse una orden judicial en un caso de patente, hubo dos opiniones coincidentes con tres y cuatro magistrados. respectivamente, estableciendo pautas sugeridas para la concesión de medidas cautelares.

El presidente del Tribunal Supremo Roberts escribió una opinión concurrente, junto con los magistrados Scalia y Ginsburg , señalando que desde "al menos principios del siglo XIX, los tribunales han otorgado medidas cautelares ante un hallazgo de infracción en la gran mayoría de los casos de patentes", aplicando las cuatro -prueba de factor.

Por otro lado, el juez Kennedy , junto con los jueces Stevens , Souter y Breyer , escribió en una opinión concurrente separada:

En los casos que surgen ahora, los tribunales de primera instancia deben tener en cuenta que, en muchos casos, la naturaleza de la patente que se está ejecutando y la función económica del titular de la patente presentan consideraciones muy distintas de los casos anteriores. Se ha desarrollado una industria en la que las empresas utilizan las patentes no como base para producir y vender bienes, sino principalmente para obtener derechos de licencia. ... Para estas empresas, una medida cautelar y las sanciones potencialmente graves derivadas de su violación pueden utilizarse como una herramienta de negociación para cobrar tarifas exorbitantes a las empresas que buscan comprar licencias para practicar la patente. ... Cuando la invención patentada no es más que un pequeño componente del producto que las empresas buscan producir y la amenaza de una orden judicial se emplea simplemente como palanca indebida en las negociaciones, los daños legales pueden ser suficientes para compensar la infracción y una medida cautelar puede no sirven al interés público. Además, las medidas cautelares pueden tener diferentes consecuencias para el creciente número de patentes sobre métodos comerciales, que no tenían mucha importancia económica y legal en épocas anteriores. La vaguedad potencial y la validez sospechosa de algunas de estas patentes pueden afectar el cálculo bajo la prueba de cuatro factores. [2]

Por lo tanto, la opinión de Roberts se inclinó más a favor de la concesión de medidas cautelares en eBay y casos similares, mientras que la opinión de Kennedy expresó su escepticismo, particularmente donde la validez de la patente también ha sido cuestionada y sigue sin resolverse. Ninguna de estas opiniones concurrentes tiene fuerza de ley, ya que ninguna fue apoyada por una mayoría de la Corte.

Desarrollos posteriores

El 30 de julio de 2007, el Tribunal de Distrito volvió a emitir una orden denegando la medida cautelar, dictaminando que, con base en el historial de MercExchange de otorgar licencias o intentar licenciar la patente, los daños monetarios de $ 30 millones eran un remedio suficiente. El 28 de febrero de 2008, las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo luego de seis años de litigio. Según el acuerdo, MercExchange cedería las patentes a eBay; los términos del acuerdo eran por lo demás confidenciales.

El 27 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Modernización de Marcas de 2020, que se implementará el 27 de diciembre de 2021. Entre otras cosas, la Ley aclara el análisis necesario al considerar una orden judicial permanente por infracción de marca y, al hacerlo, aborda la Circuito dividido que dio lugar a este caso. La Sección 226 de la Ley enmienda la Ley de 1946 insertando lo siguiente: “Un demandante que busque una orden judicial de este tipo tendrá derecho a una presunción refutable de daño irreparable al encontrar una infracción identificada en esta subsección en el caso de una moción de una orden judicial o una determinación de probabilidad de éxito en el fondo de una violación identificada en esta subsección en el caso de una moción para una orden judicial preliminar o una orden de restricción temporal ".

Ver también

Referencias

Otras lecturas

enlaces externos